一、编写说明
(一)制定背景与沿革
本解释
(二)(法释〔2016〕1号)由最高人民法院审判委员会2016年1月25日第1676次会议通过,2016年3月21日公布,2016年4月1日施行,共31条;
2020年12月23日经最高人民法院审判委员会第1823次会议《关于修改〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释
(二)〉等十八件知识产权类司法解释的决定》(法释〔2020〕19号)修正(依据表述更新、间接侵权条款援引民法典第一千一百六十九条等),现行文本为2020年修正版。
解释
(二)与解释
(一)(法释〔2009〕21号,本系列上一份已解读)构成“总纲+深化”的专利侵权判定规则体系。
解释
(一)确立基本框架(权利要求解释、等同、捐献、禁止反悔、全面覆盖、外观设计比对),解释
(二)在其上完成十大深化:①诉讼管理规则——权利要求的载明义务与释明驳回(第一条)、权利要求被宣告无效的驳回起诉机制(第二条)、说明书无法解释权利要求的中止诉讼(第三条);
②解释细则——歧义的唯一理解(第四条)、前序部分与引用部分的限定作用(第五条)、分案申请与审查档案(第六条);
③等同的边界细化——封闭式组合物权利要求(第七条)、功能性特征的定义与窄等同(第八条)、使用环境特征(第九条)、制备方法界定产品(第十条)、步骤顺序(第十一条)、数值特征不适用等同(第十二条);
④禁止反悔的例外——“明确否定”规则(第十三条);
⑤外观设计的深化——设计空间(第十四条)、成套产品、组件产品、变化状态产品(第十五至十七条);
⑥临时保护期的双文本规则与后续销售免责(第十八条);
⑦间接侵权的类型化——帮助与教唆(第二十一条);
⑧标准必要专利禁令的限制——FRAND义务的双向性(第二十四条,与解释
(一)第二十条的默示许可衔接);
⑨合法来源的精细化(第二十五条)与停止侵权的例外(第二十六条);
⑩赔偿与程序——举证妨碍(第二十七条)、约定赔偿(第二十八条)、无效宣告后的再审与执行(第二十九、三十条)。
(二)体例说明
本文参照《商标侵权判断标准》(国知发保字〔2020〕23号,2020年)理解与适用的体例编写,每条之下设【条文主旨】【理解】【常见理解误区】【制定争议】【关联条款】【新旧对比】模块。
对市场监管系统的读者而言,本解释的专利侵权判定规则是专利纠纷行政裁决(知识产权管理部门依专利法第六十五条处理侵权纠纷)的技术标尺,其程序规则(中止、无效衔接)亦为行政裁决与无效程序的衔接提供司法参照。
第一条 权利要求书有两项以上权利要求的,权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的,人民法院应当要求权利人明确。经释明,权利人仍不予明确的,人民法院可以裁定驳回起诉。
权利要求载明义务的程序化:两项以上权利要求的(几乎全部专利),起诉状必须载明据以起诉的权利要求;
未载明或记载不明的,经释明仍不明确的,可以裁定驳回起诉。
与解释
(一)第一条的分工:解释
(一)确立“依权利人主张确定保护范围”(选择权),本条把选择义务前置到起诉状层面并配置驳回起诉的程序后果——从“实体上以谁为准”到“程序上不选即出”的闭环。
驳回起诉是程序性处理(非实体败诉),权利人明确后可再诉。
“起诉时写清楚专利号就行,权利要求以后再说”。
错误——权利要求是诉讼请求的具体化载体,释明后仍不明确的按无明确诉讼请求处理;
行政裁决程序同理(专利纠纷行政裁决办法要求请求书载明权利要求)。
第二条 权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。
有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,权利人可以另行起诉。
专利权人另行起诉的,诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。
侵权诉讼与无效程序的“结果联动”:主张的权利要求被无效宣告决定确认无效的,法院可以裁定驳回起诉(“可以”的裁量性:基于权利稳定性与程序经济的判断,不必然驳回);
救济路径——无效决定被生效行政判决撤销的,权利人另行起诉(不恢复原诉),时效从行政判决书送达之日起算(时效利益的保护性设计)。
本条的制度背景:2016年时点上无效宣告程序与侵权诉讼的“二元分立”(无效由专利复审委员会行政程序处理),侵权法院对无效结果只能等待或驳回——2020年专利法修改、知识产权法庭机制(无效上诉由最高法知产法庭二审)后衔接效率显著提升,但“驳回起诉+另行起诉”的框架未变。
“权利要求被宣告无效,整个案子就完了”。
辨析——仅“基于该无效权利要求的起诉”被驳回;
同一专利的其他权利要求(未被无效的)可以另行主张;
无效决定被行政判决撤销的还有另行起诉的完整救济。
驳回起诉(程序处理)与判决驳回(实体处理)的选择:宣告无效意味着权利基础消灭,理论上可判决驳回诉讼请求(既判力更强,防止再诉),但无效决定尚可被行政诉讼撤销,判决驳回会阻塞权利人的救济——裁定驳回起诉+另行起诉+时效从判决送达起算的方案,在程序安定与权利保护之间取衡,是本条最精细的设计。
第三条 因明显违反专利法第二十六条第三款、第四款导致说明书无法用于解释权利要求,且不属于本解释第四条规定的情形,专利权因此被请求宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院一般应当裁定中止诉讼;在合理期限内专利权未被请求宣告无效的,人民法院可以根据权利要求的记载确定专利权的保护范围。
“说明书公开不充分、权利要求得不到说明书支持”(专利法第二十六条第三款、第四款)是专利有效性的实体问题,侵权诉讼法院无权直接认定无效,但说明书无法解释权利要求时侵权比对失去基础——本条的解法:一般中止诉讼(等待无效程序给出结论);
例外是合理期限内未被请求宣告无效的(权利人“带病”维权的期限约束),法院按权利要求记载直接确定保护范围(字面主义兜底)。
第四条 权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义,但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的,人民法院应当根据该唯一理解予以认定。
撰写瑕疵的矫正规则:权利要求书、说明书、附图存在语法、文字、标点、图形、符号歧义的,本领域普通技术人员能得出唯一理解的,按该唯一理解认定——以“普通技术人员唯一理解”矫正明显的撰写瑕疵(笔误、标点错误、符号混淆),避免因形式瑕疵推翻实质清楚的保护范围。
与第三条的分工:第三条处理“无法解释”(实质性缺陷→中止等待无效),本条处理“有歧义但可唯一理解”(形式性瑕疵→直接矫正)。
边界:唯一理解的要求排除了“合理选择”(存在多种合理解读的歧义不能择优认定)。
第五条 在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。
权利要求各部分一律限定:独立权利要求的前序部分(与最接近现有技术共有的技术特征)与特征部分(区别技术特征)、从属权利要求的引用部分(被引用权利要求的全部特征)与限定部分(附加特征)均有限定作用。
该条针对的误区:认为前序部分是“背景交待”不具限定力、或引用部分可省略——两部分的全部记载均为保护范围的组成部分(全面覆盖原则据此展开)。
独立权利要求采用“其特征在于”两段式撰写(细则第二十一条),前序部分的技术特征同样是侵权比对的必查项。
第六条 人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。
解释资料的两项扩展:其一,分案申请关联专利及其审查档案、生效授权确权裁判文书可用于解释涉案专利(分案与母案技术同源、审查历史交织,互释合理);
其二,审查档案的清单化定义——申请人/专利权人提交的书面材料+国知局及复审机构制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效复审决定书与无效决定书(双向档案)。
审查档案的系统性纳入是禁止反悔(解释一第七条、本解释第十三条)的证据基础。
生效授权确权裁判文书的引用还打通了“确权裁判→侵权解释”的效力传递。
第七条 被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围,但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。
前款所称封闭式组合物权利要求,一般不包括中药组合物权利要求。
封闭式组合物权利要求(“由A、B、C组成”——排除其他组分的撰写方式)的反面规则:增加其他特征的方案不落入保护范围(封闭式权利要求的“封闭性”——增加组分即偏离权利要求限定的组合物);
例外是“不可避免的常规数量杂质”(工业生产的天然杂质不破坏封闭性)。
中药组合物的特殊排除:中药组合物的组分常难以穷尽列举、传统配伍习惯允许加减药味,故一般不按封闭式严格解释(中药组合物权利要求解释从宽的行业惯例立法化)。
本条与全面覆盖原则(解释一第八条)的关系:全面覆盖只要求“包含全部特征”(多了不影响)——封闭式组合物权利要求是该原则的法定例外(封闭式撰写的组件物,多一项即不落入),其正当性在于组合物领域中“组成即方案”的技术特性。
“全面覆盖原则下,被诉方案多几个组分不影响侵权认定”。
错误——对封闭式组合物权利要求,增加组分即未落入(除了常规杂质);
撰写方式决定解释规则,“封闭式/开放式”是组合物权利要求解释的第一问。
中药组合物的排除:起草中关于是否给中药组合物创设“半封闭”解释规则曾有分歧——支持者认为中药配伍的加减变化是临床常态,严格封闭式解释会架空中药专利保护;
审慎者担心为中药创设特别解释规则有违解释一般性。
正式版以“一般不包括”的弹性表述处理,为个案留门。
第八条 功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。
本条是功能性特征规则的集大成(替代解释一第五条的简略表述),两层:第一款定义+排除——以功能或效果限定技术特征(不描述结构、组分、步骤、条件及其关系),排除项是“普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定具体实施方式”的(功能性表述但实现方式唯一的,不按功能性特征处理——如“电机”虽表述为功能但其结构含义明确)。
第二款等同标准的加严:与实施例“不可缺少的技术特征”(解释一第五条“具体实施方式”的精确化)相比,须“基本相同的手段+相同的功能+相同的效果”(一般等同是“基本相同的功能、基本相同的效果”——功能性特征的等同标准从“基本”升格为“相同”)+无需创造性劳动。
功能性特征的保护范围与等同空间双重收缩,防止“一个功能词垄断全部实现方案”。
(一)“带功能描述的特征都是功能性特征”。
辨析——排除项规则:实现方式可直接明确的(常见部件名称、惯用结构)不按功能性特征处理;
是否功能性特征是解释的第一道闸门。
(二)“功能性特征的等同与一般等同一个标准”。
错误——功能效果须“相同”而非“基本相同”,等同空间显著收窄。
功能性特征等同标准加严的正当性:解释一第五条以实施例限定内容,等同却沿用一般标准,导致功能性特征“名限实宽”;
本条加严的依据是功能性特征公开程度低(未描述具体结构),等同空间的“对价”应以公开为限——业界评价该条为“功能性特征侵权判定的分水岭”,其后的功能性特征案件胜诉率明显回落。
解释一第五条确立“以实施方式限定”,本条给出定义+排除+加严等同的完整规则,是解释群中规则迭代最显著的一条。
第九条 被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
使用环境特征(权利要求中描述发明创造用途、使用方式的特征,如“用于安装在汽车上的装置”)的限定规则:被诉技术方案不能适用该使用环境的,未落入保护范围;
反面推论——能够适用于该使用环境的(即使实际未在该环境使用),不因此排除落入。
适用要件的判断:被诉产品具有与使用环境适配的结构能力即可(“能用于”标准),不要求实际使用在特定环境(如插头类专利,产品具备适配性即足)。
本条解决了“使用环境特征是否限定保护范围”的争议(曾有“背景描述说”主张使用环境不限定)。
使用环境特征限定的强度:美国判例(Bipolar v. Nokia案)确立“被诉产品必须能够用于该环境”;
我国起草中有意见主张更强要求(实际在特定环境使用),正式版采“不能适用才排除”的宽解释——以适配性而非实际使用为基准,兼顾专利权保护与使用者行为的可预见性。
第十条 对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征,被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。
“以方法界定产品”型权利要求(产品通过其制备方法定义,如“由权利要求X的方法制备的组合物”)的限定规则:被诉产品的制备方法不相同也不等同的,未落入保护范围——方法特征的限定力是“真限定”(被诉产品即使结果相同,制备方法不同即不落入)。
争议背景:美国判例(Atlantic Thermoplastics案)曾质疑方法限定产品的有效性(产品专利看产品不看方法),我国立场:方法特征具有完全限定力——申请人选择以方法界定产品的,其保护范围覆盖的就是“以该方法制备的产品”,方法本身构成产品同性的判据。
第十一条 方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序,但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的,人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。
步骤顺序的隐含限定:方法权利要求未明确记载步骤顺序的,普通技术人员直接、明确认为须按特定顺序实施的(步骤的技术依赖性——如“先成型后固化”),顺序具有限定作用;
被诉方案顺序调换的(颠倒依赖顺序的步骤),不落入。
反面:无技术依赖关系的平行步骤,顺序调换不排除落入(隐含顺序的判断以“直接、明确”为限,防止以说明书实施例的偶然顺序锁定全部排列)。
第十二条 权利要求采用“至少”“不超过”等用语对数值特征进行界定,且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术方案特别强调该用语对技术特征的限定作用,权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的,人民法院不予支持。
数值端点特征的等同排除:“至少”“不超过”“大于”等边界用语限定数值特征且特别强调限定作用的,与该数值不相同的特征不适用等同——数值端点是申请人划定的明确边界(“不超过5%”排除了5.1%),再以等同扩张至边界之外等于取消边界。
判断的两步:①有无边界用语;
②“特别强调限定作用”(从权利要求书、说明书看该数值是否是发明点或关键参数)。
本条与解释一第四条(等同原则)的关系:数值边界是等同原则适用的重要例外(等同“ tinkering”不能越过申请人自设的数值门槛)。
“5.1%和5%差别不大,构成等同”。
辨析——“不超过5%”的边界用语+特别强调的,数值外区域被申请人自我放弃(与捐献原则同向),等同不可回收;
无边界用语的一般数值特征(“约5%”或端点内的数值)仍可适用等同。
第十三条 权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。
禁止反悔原则(解释一第七条)的关键例外:限缩性修改或陈述被明确否定的(审查员、复审机构明确表示该限缩不必要、不接受该陈述理由,或最终未采纳),不产生技术方案放弃的效果。
规则逻辑:反悔责任的前提是“限缩换授权”的因果——限缩被明确否定(即授权不以该限缩为条件),限缩行为失去对价意义,权利人不承担反悔后果。
操作要点:“明确否定”须有档案记载(审查意见通知书、决定书中的明确表述),权利人举证(举证责任在权利人——其主张未反悔)。
本条是对解释一第七条的唯一例外,也是禁止反悔争议的“最大公约数”。
“审查员没采纳我的限缩意见,就没有任何反悔效果”。
辨析——“明确否定”要求档案中明确记载否定意见;
审查员沉默未置可否、或限缩实际已被考虑的,不构成明确否定,反悔效果仍可能成立。
解释一第七条确立禁止反悔原则无例外规则,实践争议集中(“弹性阻碍”还是“严格阻碍”);
本条的“明确否定”例外为中美比较法上的折中方案,被评价为禁止反悔规则的定型条款。
第十四条 人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的,人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。
“设计空间”概念的系统引入:设计空间=该类产品可被设计者自由发挥的设计变化余地。
认定一般消费者认知能力时应考虑设计空间:空间大(创新余地多,设计差异丰富——如手机外观)→消费者对较小区别不敏感(差异显著才构成不相似);
空间小(技术或惯例约束下设计趋同——如某些工具类产品)→消费者对较小区别更敏感(细微差异即可区分)。
设计空间是解释
(一)第十二条“整体视觉效果”判断的动态校准器:同样的设计差异,在拥挤的设计空间中权重更高。
判断时点:被诉侵权行为发生时的设计空间(动态基准)。
设计空间概念的来源与操作化:设计空间源自欧盟外观设计判例(Procter & Gamble v. Reckitt案确立),我国2001年司法解释未采用,实践中“一般消费者”认定的主观化曾受批评;
本条引入设计空间使认知能力认定有客观抓手,但“空间大小”本身仍是相对判断——实务以同类产品现有设计的数量、多样性、技术约束为证据。
学界的批评集中于“设计空间与整体判断的双层结构可能循环论证”,主流操作是“设计空间定差异权重、整体判断定结论”的分工。
解释
(一)确立一般消费者与整体视觉效果判断,本条引入设计空间校准认知能力,是外观设计侵权判定从“印象判断”走向“结构化判断”的关键一步。
第十五条 对于成套产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。
成套产品(同类别产品中以特定组合出售的成套设计——如餐具套装、茶具套装,专利法第三十一条第二款)的侵权判断:被诉设计与其中一项外观设计相同或近似即落入(成套产品的每项设计均独立受保护——OR结构)。
与单件产品的差别:单件须整体判断,成套产品按“项”分别比对、任一命中即成。
第十六条 对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。
对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利,被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围;被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。
组件产品的二分判断:组装关系唯一的(如拉链——构件组合方式固定)按组合状态下的整体外观比对(被诉设计与其组合状态相同近似即落入);
无组装关系或组装关系不唯一的(如扑克牌、积木——构件可多种组合或独立使用)按全部单个构件分别比对:全部构件均相同近似才落入(AND结构),缺一不落入。
二分逻辑:组装关系唯一的产品,组合状态才是消费者感知的完整设计;
组装不唯一的产品,单个构件才是独立的识别单元。
“组件产品只要有一件构件侵权就侵权”。
错误——组装不唯一的组件产品要求全部构件近似(AND);
组装唯一的才按整体(组合状态)判断。
第十七条 对于变化状态产品的外观设计专利,被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围;被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的,人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。
变化状态产品(使用中可变换形态的产品——折叠桌椅、变形玩具,视图含变化状态图)的判断:被诉设计须与各种使用状态下的外观设计均相同或近似才落入(AND结构);
缺一种状态或一种状态不近似即不落入。
逻辑:变化状态产品的保护范围以全部状态的集合为准(申请人提交多幅变化图的,各状态均为权利内容)。
第十八条 权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的,人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。
发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉技术方案均落入上述两种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明;被诉技术方案仅落入其中一种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。
发明专利公告授权后,未经专利权人许可,为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品,且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的,对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张,人民法院不予支持。
临时保护期(申请公布至授权公告)规则的三层细化:其一,费用参照许可费合理确定(解释一第二十二条的落实);
其二,双文本规则——公布时请求保护的范围与授权时保护范围不一致的,被诉技术方案均落入两种范围的才认定临时保护期内实施(仅落入一种的不算)——逻辑:临时保护期的信赖基础是公布文本,授权文本是最终权利,二者交集才是实施者可预见的保护范围(与解释一第二十二条“以较窄为准”的表述实质一致,本条表述更精确);
其三,后续流转的免责——临时保护期内制造的产品的后续使用、许诺销售、销售不构成侵权(只要原始制造者已支付或承诺支付适当费用)——临时保护期费用义务的“一次清偿”效应,保护商品流通。
“临时保护期内用了,授权后继续用要重新付费”。
辨析——临时保护期使用费仅针对该期间的实施行为;
授权公告后的使用是专利侵权问题(另算),已进入流通的产品依第三款免责。
第十九条 产品买卖合同依法成立的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售。
销售行为的认定基准:买卖合同依法成立即构成销售——不以实际交付、付款为要件(合同成立时点即销售时点)。
意义:许诺销售(要约邀请)与销售(合同成立)的界分清晰化;
专利侵权禁止的销售行为在合同订立时即被禁止(对诉讼时效起算、销售行为地认定均有意义)。
第二十条 对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品,进行再加工、处理的,人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用依照该专利方法直接获得的产品”。
方法专利延伸保护的边界条款:解释一第十五条将“对原始产品进一步加工、处理获得后续产品”定性为“使用”(延伸一层);
本条再进一步——对后续产品的再加工、处理(第二层)不属于“使用”(延伸保护止于第一层)。
链条:方法→原始产品(制造禁止)→后续产品(使用禁止)→再加工品(自由)。
延伸保护的深度以“一层”为限,避免方法专利对产业链的全域封锁。
第二十一条 明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等,未经专利权人许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
明知有关产品、方法被授予专利权,未经专利权人许可,为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为,权利人主张该诱导者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的教唆他人实施侵权行为的,人民法院应予支持。
专利间接侵权的双轨类型化(2020年修正后援引民法典第一千一百六十九条,原为侵权责任法第九条):第一款帮助侵权——明知产品系“专门用于”实施专利(专用品标准:实质专用性,较解释一第十六条“只能用于”放宽为“专门用于”)而提供给他人实施侵权的,构成帮助行为;
第二款教唆侵权——明知有专利,积极诱导他人实施侵权的(提供技术方案、怂恿实施等主动行为),构成教唆行为。
责任形态:与直接侵权人承担连带责任。
与解释一第十六条的关系:解释一仅规定帮助型,本条增加教唆型并放宽专用品标准,间接侵权覆盖面扩大。
“我只是卖通用零件的,别人怎么用与我无关”。
辨析——“专门用于”标准下:通用产品(可有多种合法用途)的单纯供货不构成帮助;
产品实质上无其他商业用途、明知购买者用于侵权仍供货的构成帮助;
“积极诱导”(怂恿、提供图纸、许诺回购)更直接构成教唆。
间接侵权的独立请求权基础:专利法未规定帮助教唆侵权,本条借侵权责任法(现民法典)一般条款落地;
其要件是否以“直接侵权成立”为前提(从属性)曾有讨论——通说肯定从属性(无直接侵权则无间接侵权),但解释一第十六条的“第三人为生产经营目的”但书未再现,直接侵权未成立情形下能否单独主张留有解释空间。
解释一第十六条首设专用品供货连带责任,本条类型化帮助与教唆、放宽专用品标准,并随2020年修正明示民法典依据,间接侵权规则定型。
第二十二条 对于被诉侵权人主张的现有技术抗辩或者现有设计抗辩,人民法院应当依照专利申请日时施行的专利法界定现有技术或者现有设计。
现有技术/设计界定的时间法基准:按专利申请日时施行的专利法界定(而非侵权诉讼时)——专利申请日与侵权行为日之间若有专利法修改(如公开方式、“公众可获得”标准的调整),以申请日时的法定标准判断现有技术(申请人的行为预期以申请时法为准)。
与解释一第十七条配合:界定(本条)→比对(解释一第十七条:全部落入特征与一项现有技术相同或等同)。
第二十三条 被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围,被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的,人民法院不予支持。
“我有自己的专利”抗辩的否定:被诉技术方案落入涉案专利(在先专利)保护范围的,被告以其技术方案享有在后专利为由主张不侵权的,不予支持——后专利权的取得不能对抗在先专利权(在后专利的实施可能构成对在先专利的从属侵权:改进专利的实施仍需在先基础专利许可)。
逻辑:专利授权是行政确权,不审查在先专利冲突(授权不等于可以自由实施——专利法第六十九条无此豁免),两项专利的交叉许可需自行协商。
该条是“授权≠可实施”的经典规则化。
第二十四条 推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。
推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。
本条第二款所称实施许可条件,应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商,仍无法达成一致的,可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时,应当根据公平、合理、无歧视的原则,综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。
法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的,从其规定。
本条与解释一第二十条构成SEP规则的双支柱:解释一处理“纳入标准未披露专利”(默示许可),本条处理“明示披露+FRAND承诺”场景——第一款:标准明示了专利信息的,实施人以“无需许可”抗辩不成立(披露程序后无默示许可,实施仍需许可);
第二款是FRAND义务的禁令限制——专利权人故意违反FRAND承诺(歧视性拒绝、超高价、捆绑)导致谈判破裂且实施人无明显过错的,法院一般不支持其停止侵权(禁令)请求;
第三款费率的司法确定——协商不成可诉请法院确定,按FRAND原则综合考量(创新程度及在标准中的作用、技术领域、标准性质、实施范围、相关许可条件);
第四款转致特别规定。
FRAND的双向性:权利人负FRAND义务(不得歧视、不得拒发许可),实施人负善意谈判义务(明显过错的实施人不受禁令限制的保护)。
(一)“SEP权利人永远不能申请禁令”。
辨析——禁令限制以“权利人故意违反FRAND+实施人无明显过错”为前提;
实施人恶意拖延谈判、拒绝付费的,禁令仍可支持(双向善意)。
(二)“明示披露的SEP实施不需要许可费”。
错误——第一款明示抗辩不成立;
披露的目的在于促成按FRAND条件的许可,不是免费使用。
SEP禁令限制的规范层级之争:禁令是专利法赋予的基本救济,以司法解释限制禁令的正当性(是否侵越立法)曾有讨论;
本条“一般不予支持”的弹性表述+双过错审查(权利人故意违约+实施人无过错)的设计被评价为在TRIPS第31条(非自愿许可)与合同自由之间的审慎平衡。
其后的西电捷通诉索尼案(2018年,法院支持SEP禁令——索尼未善意谈判)、华为诉康文森案(2020年,禁诉令与全球费率)在个案中发展了双向善意审查的具体标准。
2020年专利法第二十条(诚信原则+禁止滥用)为SEP规制提供法律依据,本条的“一般不予支持”框架获得上位法呼应。
解释一第二十条(未披露→默示许可)与本条(披露→FRAND禁令限制+司法定费)共同完成SEP治理闭环,本条系2020年修正前后均保留的核心条款,其后《国家标准涉及专利的管理规定》修订、知产法庭系列SEP判决持续发展。
第二十五条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,且举证证明该产品合法来源的,对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张,人民法院应予支持,但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。
本条第一款所称不知道,是指实际不知道且不应当知道。
本条第一款所称合法来源,是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源,使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。
合法来源抗辩(专利法第七十七条)的三层精细化:其一,停止侵权不免除——合法来源抗辩免除的是赔偿责任,停止使用、许诺销售、销售的责任仍须承担;
例外是“使用者已支付合理对价”的(购买自用的善意使用者支付了对价后可继续使用——消费者信赖保护的特殊安排,仅限“使用者”,销售者不适用);
其二,“不知道”的定义——实际不知道且不应当知道(主观状态的双重检验,排除“应知”情形:以专业经销商的注意义务判断);
其三,“合法来源”的定义——合法销售渠道、通常买卖合同等正常商业方式取得+“符合交易习惯的相关证据”(发票、合同、付款凭证、物流单据——按交易习惯把握,个体零售户的简易凭证也可构成但不等于无凭证)。
对执法的关联:专利行政裁决中合法来源抗辩的审查标准与本条一致(裁决机关对免除赔偿但不免除停止的处理同构);
与商标合法来源(商标法第六十四条第二款)的区别:专利的善意使用者有“合理对价继续使用”特权,商标无此安排。
第二十六条 被告构成对专利权的侵犯,权利人请求判令其停止侵权行为的,人民法院应予支持,但基于国家利益、公共利益的考量,人民法院可以不判令被告停止被诉行为,而判令其支付相应的合理费用。
停止侵权的公益例外:侵权成立原则上判令停止;
例外是基于国家利益、公共利益的考量(药品、重大基础设施、涉及公众生命健康的产品的生产等),法院可以不判令停止而判令支付相应的合理费用(实质是强制许可费的司法版本)。
适用边界:“可以”的严格裁量+国家利益公共利益的重大性(一般商业利益不是公共利益)+合理费用的充分性(使权利人获得经济补偿)。
与商业秘密规定第十七条(停止侵害期限化)、SEP禁令限制(第二十四条)构成“禁令非绝对”的规则谱系;
民法典第一百七十九条的停止侵害责任在特殊场景的让位。
第二十七条 权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的,人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定,要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证;在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据,而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料;侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。
专利侵权举证妨碍规则(与2020年专利法第七十一条第四款基本同文——2020年修法时该规则上升为法律条文):路径顺序——实际损失难以确定的,权利人对侵权获利举证(顺序性:损失先、获利后);
三要件(初步证据+账簿资料由侵权人掌握+法院责令)+后果(无正当理由拒不提供或提供虚假的,按权利人主张和证据认定获利)。
2020年专利法第七十一条第四款的规定与本条一致,本条在2020年后成为法定规则的司法解释对应。
与商业秘密规定第二十四条、商标领域的利润替代规则共同构成知产举证妨碍体系。
第二十八条 权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法,并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的,人民法院应予支持。
约定赔偿的效力:权利人与侵权人(实践中多为许可合同的被许可人、经销协议的相对方)事先或事后约定侵权赔偿数额或计算方法的,诉讼中主张按约定确定的,应予支持——侵权损害赔偿的意思自治(合同法的赔偿预定)。
适用要点:“依法约定”(不违反强制性规定)、约定可涵盖将来侵权(违约金性质)或已发生侵权;
约定的数额过高过低可依民法典违约金规则调整(兼顾公平)。
制度价值:降低事后举证成本、促进许可交易(许可合同常附侵权赔偿条款)。
2020年专利法未明文规定约定赔偿,本条系司法解释创设,与商业秘密、商标领域的类似约定实践呼应。
第二十九条 宣告专利权无效的决定作出后,当事人根据该决定依法申请再审,请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院可以裁定中止再审审查,并中止原判决、调解书的执行。
专利权人向人民法院提供充分、有效的担保,请求继续执行前款所称判决、调解书的,人民法院应当继续执行;侵权人向人民法院提供充分、有效的反担保,请求中止执行的,人民法院应当准许。人民法院生效裁判未撤销宣告专利权无效的决定的,专利权人应当赔偿因继续执行给对方造成的损失;宣告专利权无效的决定被人民法院生效裁判撤销,专利权仍有效的,人民法院可以依据前款所称判决、调解书直接执行上述反担保财产。
第三十条 在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤销该决定,当事人根据该决定依法申请再审,请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院应当再审。当事人根据该决定,依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院应当裁定终结执行。
无效宣告后既有判决命运的规则组:第二十九条(无效决定作出后、行政诉讼未决阶段)——再审申请可受理,中止再审审查与执行为原则;
例外是担保继续执行(专利权人提供充分有效担保的应当继续执行)+反担保中止(侵权人提供反担保的可中止)+双向担保责任(继续执行后败诉的赔偿对方损失;
无效被撤销后专利仍有效的可直接执行反担保)——以担保机制对冲无效行政诉讼的不确定性。
第三十条(无效决定终局确定后)——不再起诉或起诉未撤销的,“应当再审”+“终结执行”(终局无效的既判力覆盖)。
规则组的政策:既维护无效程序的纠错力,又防止“以无效拖延执行”的策略滥用(担保机制的双向制衡)。
“专利被无效了,以前的判决自动作废”。
辨析——生效判决不自动失效,须经再审程序撤销或终结执行;
无效决定终局确定前的执行可通过担保机制维持。
2001年解释及其前的实践对无效后既有判决的处理不统一(“专利权无效后原判决自然失效”与“须再审撤销”并存);
本解释第二十九、三十条系统确立“再审+执行+担保”规则,与解释
(二)第二条(诉讼中驳回起诉)共同覆盖无效的各时点。
第三十一条 本解释自2016年4月1日起施行。最高人民法院以前发布的相关司法解释与本解释不一致的,以本解释为准。
施行衔接:与解释
(一)的关系不是替代而是补强(解释一继续有效,不一致处本解释优先);
2020年修正(法释〔2020〕19号)后依据更新为民法典(第二十一条间接侵权条款),其余规则延续。
| 制度点 | 解释(一)(法释〔2009〕21号) | 解释(二)(法释〔2016〕1号,2020年修正) |
|---|---|---|
| 权利要求载明 | 选择权规则 | 载明义务+释明+裁定驳回起诉(第一条) |
| 无效联动 | 无效后转用其他权利要求 | 无效→驳回起诉+另行起诉+时效起算(第二条)+再审执行规则(第二十九、三十条) |
| 解释方法 | 内部证据层级 | 歧义唯一理解(第四条)、前序引用部分限定(第五条)、分案档案(第六条) |
| 等同的边界 | 等同原则+禁止反悔+捐献 | 封闭式组合物(第七条)、功能性特征窄等同(第八条)、数值特征排除(第十二条) |
| 功能性特征 | 以实施方式限定(第五条) | 定义+排除+功能效果“相同”级等同(第八条) |
| 使用环境/制备方法/步骤顺序 | 无 | 使用环境适用性(第九条)、制备方法界定(第十条)、顺序限定(第十一条) |
| 禁止反悔 | 原则(第七条) | “明确否定”例外(第十三条) |
| 外观设计 | 设计要点排除 | 设计空间(第十四条)、成套/组件/变化状态产品(第十五至十七条) |
| 临时保护 | 较窄范围(第二十二条) | 双文本均落入+后续流转免责(第十八条) |
| 销售认定 | 无 | 买卖合同成立即销售(第十九条) |
| 方法延伸 | 一层延伸(第十五条) | 二层再加工出界(第二十条) |
| 间接侵权 | 专用品供货(第十六条) | 帮助+教唆类型化、“专门用于”(第二十一条) |
| SEP | 默示许可(第二十条) | 明示场景FRAND禁令限制+司法定费(第二十四条) |
| 合法来源 | 无细化 | 不知道+不应当知道、正常商业方式、使用者合理对价继续使用(第二十五条) |
| 停止侵权 | 无例外 | 国家利益公共利益例外+合理费用(第二十六条) |
| 赔偿 | 分摊规则(第二十一条) | 举证妨碍(第二十七条)、约定赔偿(第二十八条) |
基本案情
西电捷通公司系“一种无线局域网移动设备安全接入及数据通信方法”发明专利(WAPI安全协议,国家标准GB15629.11的基础专利之一)的权利人。
西电捷通起诉索尼(中国)公司制造的智能手机实施其WAPI方法专利(手机与WAPI接入点交互完成安全接入的过程落入专利方法步骤),索赔并要求停止侵权。
一审认定侵权成立(索尼手机内置WAPI功能模块,测试验证实施方法专利,且索尼与西电捷通多年谈判未成、未获许可),判令停止侵权并赔偿。
二审维持侵权认定与赔偿(调整为860余万元及合理开支),但基于双方谈判历程,对停止侵权作特殊处理(考虑公共利益与实际影响,限定了停止范围)。
法院同时驳回了索尼以“标准必要专利必须免费许可”的抗辩。
评析
本案是我国SEP侵权的经典判决,与本解释第二十四条、解释一第二十条共同构成SEP规则的司法展开。
其一,SEP不等于免费实施(第二十四条第一款):明示披露的SEP仍需许可,索尼的抗辩被驳回——标准披露程序创设的是FRAND许可义务而非免费使用权。
其二,方法专利侵权的网络场景认定:手机与接入点分别执行不同步骤的“多主体分离实施”问题,法院以测试证据证明手机端的实施(结合制造商内置功能的必然实施性),为后续敦骏诉腾达案的多主体规则铺垫。
其三,禁令与FRAND的双向审查(第二十四条第二款):法院审查双方谈判过程——索尼提出按整机价格低价打包、西电捷通坚持按每台设备费率,双方均有过错,法院在支持停止侵权的同时未完全按权利人主张扩大停止范围,体现FRAND双向义务的平衡(该案与华为诉康文森案、华为诉IDC案共同发展了第二十四条“无明显过错”的判断标准——谈判诚意、报价合理性、诉讼时机)。
其四,赔偿的合理确定:以许可费率为参照(许可谈判中的报价区间作为市场参照),体现标准必要专利赔偿的许可费路径优先。
基本案情
敦骏公司系“简易访问网络运营商网站的土方法”发明专利权人,该方法涉及Portal认证技术(用户接入网络强制门户)。
腾达公司制造销售的W15E、W18E型路由器,用户使用该路由器接入网络时即可完整再现专利方法(路由器的Web通信模块固化了专利方法的实质内容)。
敦骏公司起诉腾达公司制造、销售侵权。
争议焦点:方法专利的各步骤分别由用户电脑、路由器、认证服务器等多个主体分别实施,制造商(仅制造路由器)是否构成侵权。
最高人民法院二审:确认腾达公司在其制造的路由器中固化了专利方法的实质内容,该路由器正常使用时即可再现专利方法,制造商的行为构成对方法专利的侵害(制造专用设备型侵权而非单纯的间接侵权),判令停止制造销售并赔偿。
评析
本案是方法专利在网络多主体场景下的标杆判决,与本解释第八条(功能性特征)、第二十一条(间接侵权)、第二十五条(合法来源)多有关联。
其一,“固化实质内容”的制造商责任:方法步骤由多主体分离实施的,制造商将方法固化为产品功能、产品正常使用即完整再现方法的,制造商构成直接实施侵权——该裁判避免了“把方法拆给用户和服务器、制造商免责”的规避漏洞,被评价为“网络时代方法专利保护的里程碑”。
其二,与全面覆盖原则(解释一第八条)的关系:技术特征分布于多个主体的,裁判将“固化的必然实施”归责于制造商,实质是以“产品功能实现方法”重构覆盖判断——全面覆盖的“被诉技术方案”从单一物理装置扩展为“产品+其必然运行的环境”。
其三,与间接侵权(第二十一条)的分工:单纯提供专用品由他人实施的按帮助处理;
产品本身固化方法实质内容的按直接侵权处理——本案划出了两者的边界(固化程度是判断基准)。
其四,对执法的启示:专利行政裁决处理网络通信类方法专利纠纷时,多主体实施场景的归责可参照本案“固化+必然实施”的分析框架,并结合第二十一条审查是否存在帮助型的配套供货链条。