(一)立法与修法沿革
《中华人民共和国专利法》于1984年3月12日由第六届全国人大常委会第四次会议通过,1985年4月1日起施行,此后经历四次修正。1992年第一次修正为履行中美知识产权谅解备忘录承诺,延长保护期、增设国内优先权;2000年第二次修正为加入世界贸易组织对接TRIPS协定,完善职务发明制度、专利行政程序与司法审查;2008年第三次修正贯彻国家知识产权战略,提高授权门槛、新增遗传资源保护和Bolar例外;2020年10月17日第四次修正由第十三届全国人大常委会第二十二次会议通过(主席令第五十五号),自2021年6月1日起施行,共二十九项修改,条文从76条增至82条,条文序号大幅调整。
2020年第四次修正的背景可归纳为四点:其一,实施创新驱动发展战略,需要显著提高违法成本、强化专利权保护,与2019年修正的《商标法》及同步修改的《著作权法》形成赔偿制度的一体化升级;其二,药品审批与创新药产业发展呼唤药品专利期限补偿和专利链接制度,解决”新药上市晚、仿制药上市早”的双重政策目标冲突;其三,专利转化率低、许可交易成本高的现实催生开放许可制度;其四,2018年机构改革后专利执法职责整合入市场监管综合执法体系,法律文本需要回应执法体制变化。
(二)体例说明
本文参照《商标侵权判断标准》(国知发保字〔2020〕23号,2020年)理解与适用的体例编写。每条之下视情况设【条文主旨】【理解】【制定争议】【关联条款】【新旧对比】等模块。条文引用以2020年修正文本为准;“旧法”“原第X条”指2008年修正文本(2010年重新公布)。特别提示:本次修正条号变动较大(新增第二十条、第四十八条、第五十条至五十二条、第七十条、第七十六条;原第十四条移为第四十九条;原第六十五条至第六十八条顺延为第七十一条至七十四条等),引用时务必核对现行条号。
(三)与执法实务的关系提示
本次修正对专利行政执法体制作出重要区分:第六十八条、第六十九条使用的”负责专利执法的部门”,指依《关于深化市场监管综合行政执法改革的指导意见》承担专利违法行为查处的市场监管综合执法机构;第六十五条、第六十九条第二款、第七十条使用的”管理专利工作的部门”,指省、自治区、直辖市及设区的市级人民政府管理专利工作的部门(知识产权局),负责专利侵权纠纷的行政裁决与调解。深圳等地实行市场监管与知识产权机构合署设置的,两项职权由同一主体行使,但程序要求、文书体系各自独立,不得混用。
第一条 为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。
本条规定立法目的。
立法目的呈五层递进:保护权利(直接目的)→鼓励创造→推动应用→提高创新能力→促进科技进步与经济社会发展(终极目的)。
与《著作权法》第一条相比,本条”推动发明创造的应用”的表述凸显专利法作为创新成果产业化促进法的定位——专利制度的价值不仅在于保护,更在于以公开换保护的制度交换促进技术传播。
2020年修法增设的开放许可(第五十条至五十二条)、专利权期限补偿(第四十二条)、专利公共服务(第四十八条、第二十一条)均是”推动应用”目的的制度化。
2008年修正已将”促进科学技术进步和经济社会发展”的表述定型,2020年未再修改。
第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
本条界定专利客体的三种类型及各自定义。
发明与实用新型的区分在于:发明可以是产品、方法或改进,实用新型仅限于产品的形状、构造,不含方法、不含材料本身的改进,且创造性要求低于发明(第二十二条第三款)。
2020年修正的实质变化在外观设计定义:增加”或者局部”三字,正式确立局部外观设计保护制度。
此前我国仅保护”产品”的整体外观设计,实践中对显示屏幕图形用户界面(GUI)、汽车保险杠、喷嘴局部、瓶盖纹样等局部创新只能通过整体设计申报或借助”简要说明中省略其他视图”的迂回操作,保护范围模糊。
确立局部外观设计后,申请人可以就产品某个局部的新设计单独获得专利保护,权利范围以局部为限,与《海牙协定》及美、欧、日主要专利法域的制度一致。
我国已于2022年5月5日正式加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》,局部外观设计是履约的基础性配套。
局部外观设计引入的争议主要有三:其一,审查实践担忧——局部边界如何在图片或照片中清晰划定,是否需要引入表示局部的虚实线画法(最终通过《专利审查指南》引入美国式的实线/虚线画法解决);
其二,侵权比对标准——局部设计的”一般消费者”视角和整体观察、综合判断原则如何适配局部范围(后经司法解释和审查指南细化:以局部本身的形状、图案、色彩为准,忽略该局部在整体产品中的功能地位);
其三,与GUI保护的关系——GUI此前通过整体设计+简要说明保护,局部设计制度为其提供了更精准的载体。
《专利法实施细则》(2023年修订)第二条、第三十条;
《专利审查指南》(2023年修订)第一部分第三章关于局部外观设计的规定;
《海牙协定》。
仅第四款修改:增加”或者局部”。
第三条 国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作;统一受理和审查专利申请,依法授予专利权。
省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。
本条规定专利行政管理的两级体制。
“国务院专利行政部门”即国家知识产权局(原国家知识产权局专利局职能整合后统一归属)。
地方层面,“管理专利工作的部门”是专利法特有的主体称谓,指省、自治区、直辖市人民政府及依法设立专利管理部门的设区的市级人民政府确定的管理专利工作的部门。
理解本条须与第六十八条、第六十九条的”负责专利执法的部门”相区分——前者承担侵权纠纷裁决、调解等准司法职能,后者承担假冒专利查处的行政执法职能,机构改革后后者职能多由市场监管综合执法队伍承担。
两类主体在深圳、广州等合署体制下虽为同一机关,但办案程序(《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》与《市场监督管理行政处罚程序规定》(国家市场监督管理总局令第2号,2018年))不同。
第四条 申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理。
本条规定保密专利的特殊处理。
涉及国家安全或重大利益需要保密的发明创造不适用公开审查的一般程序,而按保密专利处理:审查程序保密、专利权不公告或仅公告部分信息、不适用开放许可。
与第十九条(向外国申请专利的保密审查)构成专利保密制度的两翼。
第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。
对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。
本条规定授予专利权的消极条件。
第一款的排除情形有三:违反法律(如赌博工具、吸毒器具)、违反社会公德(如人兽嵌合体胚胎)、妨害公共利益。
注意”违反法律”指发明创造本身的存在、实施违反法律,而非仅申请手续违法。
第二款的遗传资源规则源自《生物多样性公约》和《名古屋议定书》的获取与惠益分享原则:以违法方式获取或利用遗传资源完成的发明创造不授予专利权,剥夺违法获取者的权利基础。
与第二十六条第五款(遗传资源来源披露义务)配套,形成”披露—审查—拒绝”的链条。
与2008年版本完全相同。
遗传资源条款系2008年第三次修正新增,2020年维持。
第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。
非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
本条界定职务发明创造及其权利归属,并赋予单位处置自主权。
第一款前两句为既有规则:职务发明创造的认定采”任务标准+物质技术条件标准”双轨——执行本单位任务(本职工作、交付任务、离职一年内与原岗位相关的发明创造,《专利法实施细则》第十三条细化)或主要利用单位物质技术条件完成,权利归单位。
2020年新增的第三句”该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用”,首次在法律层面确认单位对职务发明成果的处置自主权,为职务科技成果赋权改革(如高校院所将职务发明专利所有权赋予科研人员)提供上位法依据。
2020年《关于扩大职务科技成果所有权或长期使用权试点的通知》等改革文件即依托本句实施。
第三款”从其约定”为合同优先规则,仅适用于”利用物质技术条件”情形——执行任务完成的发明创造不因约定而改变归属(通说),这一区别在实务中极易混淆,应提示当事人注意。
草案过程中曾有意见主张进一步扩大约定范围——允许单位与科研人员就”执行本单位任务”完成的发明创造自由约定权属,以强化科研人员激励;
反对意见认为执行任务是单位支付劳动对价的应然范围,全面放开将瓦解职务发明制度的确定性。
最终仅增加单位处置自主权表述,未开放执行任务情形的权属约定,同时通过第十五条第二款的产权激励制度解决激励问题。
《专利法实施细则》第十三条(职务发明创造的情形)、《专利法实施细则》第九十四条至九十六条(奖酬标准,2023年修订大幅提高);
《促进科技成果转化法》(主席令第三十二号,2015年)第十九条;
第十五条(产权激励)。
第一款增加”该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用”一句。
第七条 对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请,任何单位或者个人不得压制。
本条保护非职务发明创造申请权。
压制行为包括拒绝出具证明、扣押发明资料、强令转为职务发明、以解聘威胁等。
本条在科研人员离职争议、个人发明与单位混淆的场景中具有直接适用价值,与第六条的归属规则配合使用。
第八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。
本条规定合作、委托完成发明创造的权利归属。
归属基准是”完成”而非”委托”或”出资”——除非另有协议,委托开发的申请权归完成方(受托方),与《民法典》合同编第八百五十九条(委托开发完成的发明创造除另有约定归研究开发人)一致。
产学研合作、委托研发合同起草时应明确约定申请权、专利权及实施权益的分配,避免默认规则与商业预期错位。
第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。
两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。
本条规定禁止重复授权原则、例外及先申请原则。
第一款前句禁止重复授权,后句设”同日双申请”例外:同一申请人同日就同样发明创造既申请实用新型又申请发明,先获实用新型授权、后发明审查通过时声明放弃实用新型,可获发明授权——该设计为申请人提供”实用新型快速确权+发明专利长保护”的衔接通道,是大量中国申请人的标准策略。
第二款确立先申请原则:同样发明创造由最先申请者获得授权,申请日相同的协商确定(《专利法实施细则》规定由申请人协商,协商不成的均驳回)。
与第十条(转让登记)共同构成专利申请管理的基础规则。
第十条 专利申请权和专利权可以转让。
中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利申请权或者专利权的,应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。
转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。
本条规定专利申请权、专利权的转让规则。
转让为要式行为:书面合同+登记,登记为生效要件(区别于著作权的登记对抗主义),自登记之日起权利移转。
涉外转让需履行法定手续(《技术进出口管理条例》对专利权出口的限制性规定),涉及国防等国家利益的还有第四条的保密审查。
第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
本条界定专利权排他效力的行为范围。
发明、实用新型的排他行为五种:制造、使用、许诺销售、销售、进口(方法专利及延伸至直接获得产品的使用、许诺销售、销售、进口)。
外观设计的排他行为四种:制造、许诺销售、销售、进口(无”使用”——外观设计产品被售出后买受人的使用不构成侵权,因产品功能使用不可分离于外观)。
“为生产经营目的”将私人非营利使用排除在外。
“除本法另有规定的以外”指向第七十五条(不视为侵权情形)、第五十三条至六十二条(强制许可)、第四十九条(推广应用)等。
与2008年版完全相同。
外观设计的”许诺销售”系2008年修正新增(对接TRIPS协定第二十六条),本次未再变动。
第十二条 任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。
本条规定专利实施许可的一般规则。
许可合同为不要式合同(区别于转让的书面+登记要求),但实务中均应签订书面合同并办理备案(备案产生对抗效力与统计功能)。
被许可人的转许可须有明确授权。
许可类型(普通、排他、独占)由合同约定,诉权规则见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》——独占许可人可单独起诉,排他许可人在专利权人不起诉时可起诉。
第十三条 发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。
本条规定发明专利申请公布后至授权前的临时保护。
发明专利自申请日起十八个月公布(第三十四条),至授权公告(通常需二至四年)之间存在保护真空——技术已公开但专利权未生效。
临时保护机制要求期间实施者支付”适当的费用”,但申请人此期间无禁止权,仅有补偿请求权;
且该请求权的诉讼时效自授权之日起算(第七十四条第二款),当事人拒绝支付的,权利人只能在授权后一并主张。
临时保护的实施费与侵权赔偿的关系:授权后发生的实施行为适用侵权赔偿(含惩罚性赔偿),授权前的适用临时保护费(不含惩罚性)。
第十四条 专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。
除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。
本条规定专利申请权、专利权共有的行使规则。
该条系2008年修正新增的共有规则。
约定优先;
无约定时共有人可自行实施、普通许可他人实施(收益分配),但独占/排他许可、转让、放弃等处分行为须全体同意。
规则逻辑与《民法典》物权编共有制度、著作权法第十四条(合作作者单方行使限制)同构,比物权共有更宽松——许可权无需一致同意,旨在防止共有僵局阻碍技术实施。
第十五条 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励;发明创造专利实施后,根据其推广应用的范围和取得的经济效益,对发明人或者设计人给予合理的报酬。
国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。
本条规定职务发明奖酬义务与产权激励机制。
第一款是法定奖酬义务:奖励(授权后一次性)与报酬(实施后按效益)并设,具体标准《专利法实施细则》规定——2023年修订将法定标准大幅提高(如发明专利每项奖励不低于四千元?
——细则规定对职务发明创造的奖励和报酬,单位与发明人无约定的,按细则第九十四条执行,实践中多由规章制度或合同约定)。
第二款为2020年新增的产权激励条款:国家鼓励单位采取股权、期权、分红等方式使发明人分享创新收益,本质是允许将专利权的经济利益部分地转化为发明人的财产权份额。
该款与第六条第一款的处置自主权、科技领域的赋权改革(高校职务科技成果混合所有制试点)共同构成职务发明的激励闭环。
第一款由2010年版第十六条移位为第十五条(文字微调),新增第二款产权激励。
第十六条 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。
专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。
本条规定发明人署名权与专利标识标注权。
署名权为发明人的人身性权利,不得转让、不可剥夺,在专利审查、无效程序中均不得变更(非经法定程序更正)。
专利标识标注权的滥用边界:仅有专利申请号而未获授权时标注”专利产品”构成假冒专利(第六十八条);
授权后专利被宣告无效再标注的,标注行为发生于无效公告前的属合法,之后的构成假冒。
专利标识的具体规范见《专利标识标注办法》(国家知识产权局令第63号,2012年)。
第十七条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,根据本法办理。
本条规定外国主体的申请资格。
三条路径:双边协议、国际条约(《巴黎公约》《TRIPS协定》《海牙协定》)、互惠原则。
国民待遇与最惠国待遇原则的国内法化。
第十八条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托依法设立的专利代理机构办理。
中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托依法设立的专利代理机构办理。
专利代理机构应当遵守法律、行政法规,按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务;对被代理人发明创造的内容,除专利申请已经公布或者公告的以外,负有保密责任。专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。
本条规定专利代理的强制与自愿委托规则。
外国主体办理专利事务强制委托国内专利代理机构(电子申请普及后实务松动的讨论持续存在,现行法仍坚持强制委托)。
中国主体自愿委托。
第三款设定代理机构的保密义务与国务院立法授权——现行《专利代理条例》(国务院令第706号,2018年)(2018年修订)。
专利代理行业违规行为的处理还涉及《专利代理管理办法》(国家市场监督管理总局令第6号,2019年)(国家知识产权局规章)。
第十九条 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。
中国单位或者个人可以根据中华人民共和国参加的有关国际条约提出专利国际申请。申请人提出专利国际申请的,应当遵守前款规定。
国务院专利行政部门依照中华人民共和国参加的有关国际条约、本法和国务院有关规定处理专利国际申请。
对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型,在中国申请专利的,不授予专利权。
本条规定向外国申请专利的保密审查义务及违反后果。
保密审查义务的对象是”在中国完成的发明或者实用新型”——完成地在中国的发明创造,无论申请人国籍。
未履行保密审查直接向外国申请的,该发明创造后再向中国申请的,不授予专利权(第四款)——这是绝对的无权后果,不可补救。
保密审查通道包括PCT国际申请途径(向国家知识产权局提出国际申请视为同时提出保密审查)。
本条系2008年修正新增,旨在防止涉及国家安全的技术先行流失境外,与第四条(保密专利)呼应。
第二十条 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。
滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。
本条确立专利领域的诚实信用原则与反滥用规则,系2020年新增条款。
第一款将诚实信用原则从民法基本原则显性引入专利法,规制两端:申请端——打击非正常申请专利行为(编造、拼凑、抄袭现有技术方案骗取授权,国家知识产权局近年批量非正常专利申请撤回机制的法律基础);
行使端——禁止恶意维权、恶意闲置(囤积)、专利蟑螂式骚扰。
第二款设置向《反垄断法》的转介:滥用专利权排除限制竞争构成垄断行为的(如以不公平高价许可、搭售、附加不合理交易条件、拒绝许可),按《反垄断法》处理——《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》(市场监管总局规章,2023年修订)为此提供细化标准,这也是市场监管部门在知识产权领域实施反垄断执法的直接依据。
其一,是否单设”防止专利权滥用”专章(2020年征求意见稿曾拟扩展为多条,包括防止权利人恶意行使权利、恶意诉讼的规制),最终仅设一条原则性规定,理由是滥用行为的具体形态复杂,原则条款+个案裁量更为稳妥。
其二,诚实信用原则对申请行为的约束与”非正常申请”的认定标准如何衔接——修法时曾讨论将”不以创新为目的的非正常申请”写入条文,最终因”非正常”的认定主体与程序难以法定化而作罢,由《专利审查指南》和《关于规范申请专利行为的办法》(国家知识产权局令第45号,2017年)(国家知识产权局公告)承接。
《反垄断法》第六十八条;
《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》;
《民法典》第七条(诚信原则);
《关于规范申请专利行为的办法》;
第七章第六十八条(假冒专利)、第七十一条(惩罚性赔偿以”故意”为要件——恶意行使的镜像规则)。
【案例一】华为技术有限公司等与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷系列案——诚实信用原则与首例”禁诉令”(最高人民法院(2019)最高法知民终732、733、734号之一民事裁定)
基本案情康文森无线许可有限公司(Conversant)系非实施专利实体,2011年购买诺基亚公司约两千项专利及专利申请,其中包括部分移动通信标准必要专利。2018年1月,华为技术有限公司等认为康文森公司怠于针对其中国专利在中国行使诉权,致使其移动终端产品的侵权状态处于不确定之中,遂以确认不侵害专利权及确认标准必要专利使用费为由向南京市中级人民法院提起诉讼;康文森公司在德国杜塞尔多夫地区法院对华为提起标准必要专利侵权诉讼并申请禁令,德国法院作出支持康文森禁令的判决。南京中院一审判决后,华为上诉至最高人民法院知识产权法庭;康文森申请撤回其在华案件的上诉,意图使德国禁令判决生效执行。华为遂向最高人民法院申请行为保全,请求责令康文森在案件终审判决作出前不得申请执行德国判决。
裁判要点最高人民法院知识产权法庭于2020年8月28日作出裁定:考虑康文森公司申请执行德国判决将致使华为公司面临难以弥补的损害,且康文森公司在明知中国诉讼的情况下不主动向德国法院披露相关情况、申请执行德国判决的行为违反诚实信用原则,在华为提供相应担保后,责令康文森公司在案件终审判决作出前不得申请执行德国杜塞尔多夫法院判决;违反禁令的,处罚款(按日计算)。
评析本案是中国知识产权审判发出的首例具有”禁诉令”性质的行为保全裁定,入选”2020年中国法院十大知识产权案件”和”2020年度人民法院十大案件”。其规范意义有三:其一,为《专利法》第二十条确立的诚实信用原则提供了司法适用的标杆——康文森在华诉讼与在德诉讼的策略性操纵(利用两地程序差异获取谈判筹码)被认定为违反诚信原则,本条第一款”不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”由此获得鲜活注脚;其二,以《民事诉讼法》(主席令第十一号,2021年)行为保全制度为基础处理国际平行诉讼的执行冲突,维护中国司法主权和当事人权益,被国际知识产权界广泛关注;其三,与第二十条第二款的反垄断转介条款呼应——标准必要专利权人利用禁令胁迫接受不合理许可条件的行为,可能同时触发《反垄断法》与《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》的规制。对执法部门而言,本条与本案共同宣示:专利权的行使不再是”合法垄断权”的绝对领地,恶意行使将面临法律评价体系的全面否定。
第二十一条 国务院专利行政部门应当按照客观、公正、准确、及时的要求,依法处理有关专利的申请和请求。
国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设,完整、准确、及时发布专利信息,提供专利基础数据,定期出版专利公报,促进专利信息传播与利用。
在专利申请公布或者公告前,国务院专利行政部门的工作人员及有关人员对其内容负有保密责任。
本条规定国务院专利行政部门的行为要求、信息公开义务与保密责任。
2020年修正删除旧法第一款中”及其专利复审委员会”——2019年机构改革后专利复审委员会、无效宣告部并入国家知识产权局统一行使(对外为国家知识产权局,对内设复审和无效审理部),法律表述随之调整。
第二款新增专利信息公共服务体系建设义务:完整、准确、及时发布专利信息,提供基础数据(开放许可、专利导航、区域知识产权分析的基础设施)。
第三款的保密责任针对公布前的申请内容,泄露的法律责任依第八十条追究。
第二十二条 授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。
本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
本条规定发明、实用新型的”三性”授权条件。
三性的判断逻辑:
(一)新颖性采绝对新颖性标准(2008年修正确立)——“申请日以前在国内外为公众所知”,互联网公开、境外使用均破坏新颖性;
(二)新颖性第二款另设抵触申请规则——他人或任何单位、个人在先申请且在后公布的同样发明创造也破坏新颖性。
注意2020年修正虽未修改本条文字,但2023年《专利法实施细则》修订配套将抵触申请从”他人”扩展的规则落实——实际上2010年版细则第九条与本条衔接,2020年修正后抵触申请主体的表述已与本款”任何单位或者个人”一致(2008年版第二十二条第二款即为”任何单位或者个人”,2008年修正时已扩大,此处维持)。
(三)创造性区分发明与实用新型两档:发明须有”突出的实质性特点和显著的进步”,实用新型仅需”实质性特点和进步”——判断时点的现有技术检索范围亦不同(实用新型一般仅检索中国专利文献)。
(四)实用性要求可制造、可使用、有积极效果,排除不能实施的空中楼阁式方案。
创造性标准的高低之争贯穿历次修法:产业界(制药、电子)主张提高发明创造性门槛以提升专利质量,学术与实务界部分观点主张维持现状。
2020年修正未动第二十二条,而是通过第四十二条期限补偿、第七十一条惩罚性赔偿等提升保护力度,间接回应质量诉求;
专利质量治理主要依托审查指南修订与非正常申请治理。
《专利法实施细则》第九条、第十一条(新颖性判断规则、现有技术公开的具体形态);
《专利审查指南》第二部分第三章、第四章(新颖性与创造性的审查基准,“三步法”);
第六十七条(现有技术抗辩)。
第二十三条 授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。
授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。
授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
本法所称现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。
本条规定外观设计专利的授权条件。
外观设计不适用”新颖性、创造性、实用性”三性表述,而采”不属于现有设计+明显区别+不冲突”三要件:第一项对应新颖性(含抵触申请);
第二项”明显区别”对应创造性(与现有设计或其组合相比),判断主体为”一般消费者”、方法为”整体观察、综合判断”;
第三项为不冲突条款——外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利(商标权、著作权、企业名称权、知名商品特有包装装潢权益、肖像权等)相冲突。
不冲突条款使外观设计授权与在先权利审查联动,是商标、版权、专利三大领域交叉保护的关键接口:他人美术作品已被用作外观设计的,该设计不得获权;
已获权的,在先权利人可循第四十五条请求宣告无效。
执法与司法实践中大量”外观设计专利与注册商标冲突”案件依此处理。
《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定
(一)》第十七条至二十条(不冲突条款);
《专利审查指南》第一部分第三章;
第四十五条(无效宣告)。
第二十四条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:
(一)在国家出现紧急状态或者非常情况时,为公共利益目的首次公开的;
(二)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;
(三)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;
(四)他人未经申请人同意而泄露其内容的。
本条列举四种不丧失新颖性的宽限期情形,系2020年修正重点条款之一。
宽限期(grace period)制度允许特定公开行为不破坏新颖性,申请人仍可在公开后六个月内提出专利申请。
2020年新增第
(一)项系新冠疫情的直接立法回应:国家出现紧急状态或者非常情况时为公共利益目的的首次公开(如公共卫生危机中公开诊断试剂配方、治疗方案、疫苗工艺)不丧失新颖性,保障”公开抗疫、事后确权”的双赢。
第
(二)项中国政府主办或承认的国际展览会、第
(三)项规定的学术会议(依细则规定的限定性会议)为传统情形;
第
(四)项针对第三人未经同意的泄露,申请人举证四要件(未经同意、泄露内容、在六个月内申请、泄露即公开)。
宽限期的法律效果仅是”不丧失新颖性”——他人此期间的独立申请、现有技术抗辩仍按一般规则处理。
2010年版第二十四条为三项(展览会、学术会议、他人泄露);
2020年新增第
(一)项紧急状态公开。
第二十五条 对下列各项,不授予专利权:
(一)科学发现;
(二)智力活动的规则和方法;
(三)疾病的诊断和治疗方法;
(四)动物和植物品种;
(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质;
(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。
本条列举六类不授予专利权的客体。
排除逻辑各异:科学发现(非技术方案)、智力活动规则(非技术领域)、疾病诊疗方法(伦理考量——不应因专利阻止医生救人,但药品、医疗器械可专利)、动植物品种(由《植物新品种保护条例》专门保护,但生产方法可专利)、原子核变换物质(国家安全)、主要起标识作用的平面印刷品设计(如瓶贴、标贴——应由商标法调整,排除其借外观设计获取垄断的路径;
2020年将第
(五)项从”用原子核变换方法获得的物质”扩展为”原子核变换方法以及……“,把变换方法本身明确排除)。
第
(六)项是2008年修正针对中国外观设计”垃圾专利”问题(大量标贴、包装纸申请)的过滤装置。
第二十六条 申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。
说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
本条规定发明、实用新型申请的文件要求,新增遗传资源来源披露义务。
第三款说明书”能够实现”标准(充分公开)与第四款权利要求”以说明书为依据”标准(支持)构成专利文件撰写的两大支柱,也构成无效程序中最常见的攻击点。
2020年新增第五款遗传资源来源披露义务:依赖遗传资源完成的发明创造须披露直接来源与原始来源,无法说明原始来源的应陈述理由——与第五条第二款(违法获取遗传资源的发明不授权)配套,落实《名古屋议定书》的合规披露(disclosure of origin)国际义务。
违反披露义务的后果:审查阶段可驳回,授权后可依第四十五条宣告无效(细则规定的缺陷情形之一)。
2010年版第二十六条仅有四款;
第五款系新增。
第二十七条 申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。
申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。
本条规定外观设计申请的文件要求。
图片或照片是外观设计权利界定与侵权比对的基础,局部外观设计依《专利审查指南》以实线表示要求保护的局部、虚线表示其他部分。
“简要说明”具有解释功能(第六十四条第二款),其中对设计要点、省略视图、请求保护色彩的说明影响保护范围。
第二十八条 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。
本条确定申请日。
申请日是全部期限计算的原点:优先权、宽限期、保护期、实审请求期限均以申请日为基准。
电子申请的申请日为进入系统之日。
第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。
申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。
本条规定外国优先权与国内优先权。
2020年修正的重大突破在于第二款新增外观设计国内优先权:外观设计申请人在中国首次申请后六个月内,又就相同主题提出申请的,可享有优先权。
此前国内优先权仅限发明和实用新型,外观设计申请人若想将局部改进申请合并、修正原申请的缺陷,只能通过多件申请并行解决,制度成本高。
新规则配合局部外观设计制度与海牙协定,完善外观设计申请的补正通道。
第一款的”相同主题”判断与优先权的基础效力(以第一次申请日为判断现有技术的时点)见细则规定。
第二款整款新增(外观设计国内优先权);
第一款外国优先权维持原状(2010年版第二款为国内优先权,仅限发明实用新型)。
第三十条 申请人要求发明、实用新型专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在第一次提出申请之日起十六个月内,提交第一次提出的专利申请文件的副本。
申请人要求外观设计专利优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。
申请人未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。
本条规定优先权要求的形式要件。
2020年修正延长优先权证明文件的提交期限:发明、实用新型从”三个月内”改为”十六个月内”,外观设计为”三个月内”——发明实用新型的延长与国际审查实践衔接(PCT进入国家阶段的三十个月期限)。
“视为未要求优先权”的法律后果:申请日回退至实际提交日,可能因他人申请而丧失授权机会。
第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。
一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出。
本条规定单一性原则及合案申请例外。
“一个总的发明构思”(发明实用新型)与相似外观设计合案(外观设计)是费用优化的制度设计。
外观设计的合案规则(相似设计合案、成套产品合案)系2010年修法配套细则确立,本条文字沿用。
第三十二条 申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。
第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
本条规定申请文件修改的范围限制。
“不得超范围”规则是专利申请与审查的核心红线:发明实用新型的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围(文字记载+本领域技术人员直接地、毫无疑义地确定的内容),外观设计不得超出原图片照片表示的范围。
违反超范围修改的申请应予驳回,授权后构成无效理由。
审查与无效程序中”直接地、毫无疑义地确定”的标准由《专利审查指南》细化。
第三十四条 国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。
十八个月公布制源自《巴黎公约》,早公布可启动临时保护(第十三条),配合公开换保护的对价逻辑。
第三十五条 发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。
国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。
请求制实审(三年期限)+依职权实审的例外,请求实审的期限起算点与第四十二条第二款期限补偿中”自实质审查请求之日起满三年”直接联动——申请人实审请求的时机选择影响期限补偿数额。
第三十六条 发明专利的申请人请求实质审查的时候,应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。
发明专利已经在外国提出过申请的,国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料;无正当理由逾期不提交的,该申请即被视为撤回。
第三十七条 国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后,认为不符合本法规定的,应当通知申请人,要求其在指定的期限内陈述意见,或者对其申请进行修改;无正当理由逾期不答复的,该申请即被视为撤回。
第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的,应当予以驳回。
第三十九条 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。
授权公告日是专利权生效日、保护期起算参照日(保护期自申请日起算但权利自公告日生效),亦是第七十四条第一款诉讼时效中权利存在的前提节点。
第四十条 实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定,发给相应的专利证书,同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。
实用新型、外观设计仅初步审查(形式审查+明显新颖性缺陷审查)即授权,授权快(一般六至八个月)但权利稳定性弱——由此产生第四十六条的无效宣告攻防与第六十六条的专利权评价报告机制(诉讼前的稳定性评估工具)。
第四十一条 专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门复审后,作出决定,并通知专利申请人。
专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。
2020年修正删除”专利复审委员会”表述,复审职能由国务院专利行政部门(国家知识产权局)行使,是机构改革的立法确认。
司法审查管辖:专利授权确权行政案件由北京知识产权法院一审、最高人民法院二审(民事+行政技术类案件统一上诉至最高法知产法庭的机制)。
《行政诉讼法》(主席令第七十一号,2017年);
《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定
(一)》;
全国人大常委会关于专利等知识产权案件诉讼程序的决定(2018年,技术类案件上诉至最高人民法院知识产权法庭)。
第四十二条 发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权的期限为十年,外观设计专利权的期限为十五年,均自申请日起计算。
自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。
为补偿新药上市审评审批占用的时间,对在中国获得上市许可的新药相关发明专利,国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。
本条重构专利权期限制度:外观设计延至十五年,并创设发明审查延迟补偿与药品专利期限补偿两项新制度,系2020年修正最受产业界关注的条款之一。
第一款将外观设计专利保护期从十年延长至十五年(20年/10年/15年格局),对接《海牙协定》及主要法域(欧盟25年、美国15年、日本20年)。
第二款为审查延迟补偿(Patent Term Adjustment, PTA):发明申请日起满四年且实审请求日起满三年后授权的,就”不合理延迟”给予补偿,但申请人原因(如答复超期、修改不当)引起的除外——起算双要件设计促使申请人及时提出实审请求。
第三款为药品专利期限补偿(Patent Term Extension, PTE):新药上市审评审批占用的时间可获补偿,上限五年,且新药批准上市后专利总有效期(申请日起)不超过十四年。
两项补偿均须专利权人请求,由国务院专利行政部门审查决定(细则及配套规定明确补偿期间的计算公式——2023年修订的《专利法实施细则》专章规定)。
药品期限补偿的适用范围之争贯穿修法全程:草案曾表述为”创新药”,终稿改为”新药”——范围是否涵盖改良型新药、中药新药?
后续配套文件(《药品专利期限补偿办法(征求意见稿)》、细则)明确以化学药、生物药创新药为主,改良型新药有条件适用,中药新药适用存在争议。
补偿上限”五年+总有效十四年”的双封顶结构也曾有争议:权利人主张仅设五年单封顶,仿制药行业主张严格限制以保障仿制药及时入市。
终稿的双封顶是对创新与仿制的平衡产物。
《专利法实施细则》(2023年修订)第七十九条至八十五条(期限补偿计算与程序);
《药品管理法》《药品注册管理办法》;
美国35 U.S.C. §154、§156(PTA/PTE制度的比较法渊源)。
第四十三条 专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费。
第四十四条 有下列情形之一的,专利权在期限届满前终止:
(一)没有按照规定缴纳年费的;
(二)专利权人以书面声明放弃其专利权的。
专利权在期限届满前终止的,由国务院专利行政部门登记和公告。
年费欠缴与书面放弃是专利权提前终止的两条通道。
放弃声明涉及共有专利时须全体共有人同意(第十四条)。
年费与开放许可衔接:第五十一条第二款开放许可期间年费减免。
第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。
无效宣告的请求主体无限制、事由限于”授予不符合本法有关规定”(细则列举的法定无效事由,不包括权利滥用的抽象主张)。
无效程序与侵权诉讼的衔接:人民法院可以中止侵权诉讼(司法解释规则,中止与否酌情裁量);
“先无效后维权”仍是被告的标准防御路径。
第四十六条 国务院专利行政部门对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。
对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。
2020年修正将”专利复审委员会”改为”国务院专利行政部门”,其余未变。
无效决定的司法审查由北京知识产权法院一审,技术类案件上诉至最高人民法院知识产权法庭。
第四十七条 宣告无效的专利权视为自始即不存在。
宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。
本条规定无效宣告的溯及力规则及其限制,平衡权利安定性与无效后果。
第一款确立无效的溯及性——被宣告无效的专利权自始不存在。
第二款为关键的”不溯及例外”:无效决定对此前已执行的判决、调解书、已履行的行政处理决定、已履行的许可合同与转让合同不具有追溯力——已支付的赔偿金、使用费、转让费原则上不返还。
制度价值在于维护既定法律秩序的安定性,避免专利权人在”先授权收租、后坐视无效”的策略性游戏中获益。
恶意例外:专利权人明知其专利有无效事由仍恶意主张权利造成损失的,应赔偿。
第三款公平返还:不返还明显违反公平原则的(如许可合同刚履行、专利随即无效,被许可人支付多年使用费却几乎未获实施利益),应全部或部分返还。
本条是”信赖保护优于溯及纠正”的典型立法,与《民法典》第一百五十七条(民事法律行为无效的返还规则)构成特别法优先适用的关系。
《民法典》第一百五十七条;
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》关于无效后判决执行的处理规则。
第四十八条 国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门应当会同同级相关部门采取措施,加强专利公共服务,促进专利实施和运用。
本条规定专利公共服务义务,系2020年新增条款。
新增本条的制度意图是补齐”重授权、轻运用”的短板:专利信息公共服务(与第二十一条衔接)、专利导航、开放许可的组织实施、中小微企业专利援助等。
地方管理专利工作的部门据此承担的公共服务职能,与市场监管部门”服务企业”的职能定位高度契合,各地知识产权运营平台、专利转化专项计划均以此为法律依据。
第四十九条 国有企业事业单位的发明专利,对国家利益或者公共利益具有重大意义的,国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准,可以决定在批准的范围内推广应用,允许指定的单位实施,由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。
本条由2010年版第十四条移位而来(原位于总则,2020年修正移入第六章),实质内容未变:国家基于重大公共利益可强制推广国企事业单位发明专利,但须报国务院批准、限定范围、支付使用费——是”推广”型强制许可的特别形态,实践中极少适用。
第五十条 专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。
专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。
本条创设开放许可制度,系2020年修正最重要的增量制度之一。
开放许可(open license,英国专利法、德国专利法已有先例)是”任何人可入的标准化许可”:专利权人自愿书面声明愿意许可任何单位或个人实施,并明确许可使用费支付方式、标准,经国务院专利行政部门公告后生效。
制度逻辑是一对多的标准化交易——专利权人以公示的要约邀请降低逐一谈判成本,潜在被许可人按公告条件即可获许可,极大压缩中小企业获取技术授权的交易成本。
第二款第三句的”评价报告”要求具有质量过滤功能:实用新型、外观设计未经实审,权利稳定性存疑,开放许可前须提供检索分析评价报告,防止低质量专利借开放许可”碰瓷收费”。
其一,开放许可是否应限定为普通许可——一致同意:开放许可本质上是不特定多数人的许可,只能是普通许可(第五十一条第三款重申不得独占排他)。
其二,是否要求登记生效——终稿采”声明公告”制而非登记制,公告即生效。
其三,实用新型、外观设计是否纳入——曾有意见主张仅发明专利适用,终稿纳入但附加评价报告要求。
其四,开放许可声明期间的专利权维持费用减免(第五十一条第二款)作为激励的力度——细则后续明确减免幅度。
《专利法实施细则》(2023年修订)开放许可专节;
《专利开放许可实施纠纷调解工作办法》;
第五十一条至五十二条。
系新增条文。
旧法仅有普通许可、排他许可、独占许可、强制许可四种形态,开放许可为第五种。
第五十一条 任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。
开放许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。
实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。
本条规定开放许可的成立要件、年费减免激励与许可类型限制。
第一款确立”通知+付费即成立”的许可成立机制:被许可人书面通知+按公告标准付费,许可合同即成立生效——无需专利权人的同意表示,这是开放许可区别于一般许可的本质特征(预约的拟制:公告声明视为持续的许可要约)。
第二款年费减免是制度激励:开放许可扩大实施面,专利权人获得的是”广覆盖小费率”收益,国家以年费减免对冲其放弃专有谈判的让利。
第三款保留协商空间:开放许可期间仍可就特定被许可人协商更高或更低的普通许可费,但开放许可声明存续期间不得给予独占、排他许可——若允许独占许可,将使开放许可公告沦为虚假宣传,损害已按公告付费的被许可人信赖利益。
第五十二条 当事人就实施开放许可发生纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以请求国务院专利行政部门进行调解,也可以向人民法院起诉。
开放许可纠纷(如使用费争议、许可范围争议)的三级解决:协商→行政调解→诉讼。
国家知识产权局已发布《专利开放许可实施纠纷调解工作办法》,调解不成不影响诉权。
第五十三条 有下列情形之一的,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可:
(一)专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;
(二)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。
本条规定两种典型的强制许可情形。
第
(一)项为”不实施”强制许可(依赖性市场:满三年且申请满四年的双重要件),第
(二)项为”反垄断”强制许可:专利权人被依法认定为垄断行为的,为消除竞争不利影响可予强制许可——与第二十条第二款形成”反垄断认定→强制许可救济”的闭环。
实务中反垄断强制许可在高通案、标准必要专利许可纠纷中被广泛讨论,但我国迄今未有实际授予强制许可的案例——强制许可制度更多作为谈判威慑存在。
“满三年+满四年”双重要件的设置:2008年修正时曾有”三年”单一要件方案,终稿采双要件并以TRIPS协定第三十一条为合法性边界。
2020年修正未再变动。
第五十四条 在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。
新冠疫情期间该条被高度关注(疫苗、检测试剂、抗病毒药物的强制许可可能性),国际社会对TRIPS协定豁免(waiver)的讨论使本条成为公共卫生政策的法律储备工具。
注意限定为发明专利和实用新型,外观设计不适用。
第五十五条 为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。
本条系2008年修正为落实WTO《TRIPS协定及公共健康宣言》(多哈宣言)第六段和总理事会决议而新增,允许中国作为药品制造出口国向缺乏药品生产能力的最不发达国家出口强制许可仿制药品。
《专利实施强制许可办法》(国家知识产权局规章)细化程序。
第五十六条 一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。
在依照前款规定给予实施强制许可的情形下,国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请,也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。
从属(依赖)专利的交叉强制许可:后一专利的实施依赖前一专利时,后一专利权人可申请强制许可实施前一专利;
为公平起见,前一专利权人也可反向申请实施后一专利——“交叉许可的强制化”,维持双向的技术交换平衡。
第五十七条 强制许可涉及的发明创造为半导体技术的,其实施限于公共利益的目的和本法第五十三条第(二)项规定的情形。
半导体技术的强制许可限制对接TRIPS协定第三十一条(c)项,仅在公共利益和反垄断情形下适用,范围最窄。
第五十八条 除依照本法第五十三条第(二)项、第五十五条规定给予的强制许可外,强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。
强制许可产品主要供应国内市场原则(TRIPS协定第三十一条(f)项),反垄断与公共健康出口两种情形例外。
第五十九条 依照本法第五十三条第(一)项、第五十六条规定申请强制许可的单位或者个人应当提供证据,证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利,但未能在合理的时间内获得许可。
“先谈判后许可”程序要件:申请强制许可前须以合理条件请求许可并在合理时间内未获许可——谈判优先,强制许可为最后手段(TRIPS协定第三十一条(b)项),国家紧急状态、公共利益、反垄断情形除外。
第六十条 国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定,应当及时通知专利权人,并予以登记和公告。
给予实施强制许可的决定,应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。强制许可的理由消除并不再发生时,国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求,经审查后作出终止实施强制许可的决定。
强制许可非永久性:限定范围与时间,理由消除后依专利权人请求终止——比例原则在强制许可制度中的体现。
第六十一条 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权,并且无权允许他人实施。
强制许可的被许可人权利受限:非独占+不可转许可,专利权人自己及他人仍可实施或授权实施。
第六十二条 取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费,或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的,其数额由双方协商;双方不能达成协议的,由国务院专利行政部门裁决。
强制许可非无偿征收:合理使用费必付,数额协商优先、裁决兜底。
第六十三条 专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的,专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的,可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。
对强制许可决定、使用费裁决均可司法审查,符合TRIPS协定第三十一条关于行政终局决定应受司法复审的要求。
第六十四条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。
外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。
本条确定专利保护范围的基本原则。
发明、实用新型采”以权利要求的内容为准”的解释原则(折中原则,介于德国的中心限定与美国的外围限定之间),说明书及附图的功能限于”解释”而非独立界定保护范围。
司法解释确立”全面覆盖+等同原则”的侵权判定框架:被诉技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的,落入保护范围;
等同特征指以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,且本领域普通技术人员无需创造性劳动就能联想到。
外观设计的保护范围以图片照片所示设计为准,简要说明可作解释;
侵权比对采”一般消费者”视角的”整体观察、综合判断”方法,判断整体视觉效果有无实质性差异。
局部外观设计(第二条)的比对以该局部为准。
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条至第八条;
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释
(二)》;
局部外观设计比对规则见《专利审查指南》及最高法相关裁判。
第六十五条 未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工作的部门处理时,认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,当事人不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的,管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求,可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。
本条确立专利侵权纠纷”协商—司法—行政裁决”的多元解决机制与行政裁决的效力。
管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的职能定位是行政裁决:
(一)认定侵权成立的,可责令立即停止侵权行为——停止侵权裁决可申请法院强制执行;
(二)赔偿数额仅可调解(不能裁决)——与商标、著作权的行政处罚模式不同,专利侵权纠纷的行政处理不设罚款,源于”侵权与假冒二分”的立法设计:专利权是高度技术性的私权,侵权认定争议大(等同原则、现有技术抗辩),行政机关不适宜直接判赔,赔偿争议引导向司法;
(三)对处理决定不服的行政诉讼(十五日起诉期限)。
2020年修正后,第六十九条第二款授予处理侵权纠纷时的调查手段(询问、现场检查、检查产品),强化了裁决的证据基础。
深圳作为专利行政裁决工作试点城市,行政裁决结案量居全国前列。
《专利法实施细则》;
《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》;
《行政裁决工作规定》;
第六十九条第二款、第七十条。
第六十六条 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告,作为审理、处理专利侵权纠纷的证据;专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。
本条规定方法专利的举证责任倒置与实用新型、外观设计的评价报告机制。
第一款为方法专利侵权的举证责任倒置:涉及新产品制造方法发明专利的,制造同样产品的被告须证明其制造方法不同于专利方法——法理是方法过程处于被告工厂内部,权利人无法举证,而”新产品”的制造方法推定独特。
注意:
(一)限”新产品制造方法”,已知产品的新方法不倒置;
(二)权利人仍须初步证明产品相同且依专利方法直接获得的可能性。
第二款是2020年修正强化的评价报告机制:实用新型、外观设计未经实质审查、稳定性弱,法院或管理专利工作的部门可以要求专利权人出具评价报告作为证据;
权利人、利害关系人或被控侵权人也可主动出具——评价报告由权利武器变为双向武器(被告可用负面评价报告辅助抗辩或无效宣告)。
2020年修正将原条文中”专利权评价报告”的作用从”审理专利侵权纠纷的证据”扩展为”审理、处理专利侵权纠纷的证据”,明确行政裁决场景同样适用。
第二款在2010年版第六十一条基础上扩展适用场景至行政处理,并明确各方当事人均可主动出具。
第六十七条 在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。
现有技术/现有设计抗辩是被告无需启动无效程序即可直接反驳的防御武器:被诉技术方案属于涉案专利申请日前的公知技术的,不侵权。
抗辩成立的比对基准是被诉技术方案与单项现有技术(或其简单组合)的比较,而非与涉案专利比较。
该制度系2008年修正新增,2020年维持。
第六十八条 假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
本条规定假冒专利行为的行政处罚,是专利领域行政执法最常适用的罚则条款。
“假冒专利”的行为形态依《专利法实施细则》第一百零一条列举:在未被授予专利权的产品或包装上标注专利标识、未经许可标注他人专利号、专利权终止或无效后仍标注、伪造变造专利证书、其他使人误认为专利技术的行为。
假冒专利不要求冒用特定他人专利——冒充”自有专利”(实际无权)同样构成,此为与商标假冒(必须假冒他人注册商标)的结构性差异。
执法主体:“负责专利执法的部门”——2018年机构改革后,国家将专利执法职责纳入市场监管综合执法体系,本条表述即为该改革的立法确认,实践中由市场监管综合执法队伍承担查处。
罚则结构与《商标法》第六十条、《著作权法》第五十三条对齐:违法所得五倍以下罚款;
无违法所得或五万元以下的二十五万元以下罚款(旧法为”四倍以下或一万元以上二十万元以下”,罚款上限提高至二十五万,取消一万元下限——与著作权法一致)。
责令改正并予公告是专利领域特有的处罚方式(公告具有警示功能)。
修法过程中曾讨论是否将”侵权但未假冒”的一般专利侵权纳入行政处罚(商标法对侵权行为可罚款),因专利侵权认定高度技术性、行政罚款可能损害技术实施自由而未采纳——维持”侵权民事化、假冒行政处罚化”的二分格局。
这一差异是专利法与商标法执法模式的最大区别:商标侵权可处罚款,专利侵权不能罚款(只能责令停止),除非构成假冒专利。
《专利法实施细则》第一百零一条(假冒专利行为的具体形态);
《刑法》(主席令第十八号,2020年)第二百一十六条(假冒专利罪);
《专利标识标注办法》;
《商标法》第六十条、《著作权法》第五十三条(罚则结构对照)。
2010年版第六十三条罚款上限二十万元(违法所得四倍以下/无违法所得或五万以下处一万元以上二十万元以下),2020年改为”五倍以下/二十五万以下”并删除一万元下限;
执法主体表述改为”负责专利执法的部门”。
第六十九条 负责专利执法的部门根据已经取得的证据,对涉嫌假冒专利行为进行查处时,有权采取下列措施:
(一)询问有关当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;
(二)对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查;
(三)查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料;
(四)检查与涉嫌违法行为有关的产品;
(五)对有证据证明是假冒专利的产品,可以查封或者扣押。
管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时,可以采取前款第(一)项、第(二)项、第(四)项所列措施。
负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时,当事人应当予以协助、配合,不得拒绝、阻挠。
本条重构专利行政执法调查手段,新增侵权纠纷处理时的调查权与当事人协助义务,系执法体制相关条款的核心。
第一款五项措施用于假冒专利查处,与2010年版第六十四条相比新增第
(四)项”检查与涉嫌违法行为有关的产品”(从”检查产品”扩展为一般检查权)。
第二款系2020年新增:管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷时可采取询问、现场检查、检查产品三项措施(不含查阅复制资料、查封扣押)——这解决了长期困扰专利行政裁决的取证难题(旧法处理侵权纠纷时无明确调查手段授权,实践中依赖当事人配合)。
调查手段的分层配置体现比例原则:假冒专利查处(公共利益性质)手段强,侵权纠纷裁决(私权争议性质)手段弱、且无查封扣押权。
第三款设定协助配合义务,拒不配合的按《行政处罚法》(主席令第七十号,2021年)《治安管理处罚法》(主席令第四十九号,2025年)处理。
《行政处罚法》第四十四条、第五十四条至五十六条;
《商标法》第六十二条;
《著作权法》第五十五条。
新增第二款、第三款;
第一款新增第
(四)项。
第七十条 国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。
地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。
本条创设重大纠纷直办机制与跨区域合并处理机制,系2020年新增条款。
第一款确立国家知识产权局对”全国有重大影响的专利侵权纠纷”的直办权——突破以往国家局不直接处理侵权纠纷、只作指导的惯例,为系列性、跨省份、社会关注度高的重大案件提供高规格裁决通道。
第二款确立两项协作机制:同一区域内侵犯同一专利权的多个案件合并处理(集约化,防止被控侵权人分拆规避);
跨区域侵犯同一专利权的请求上级处理(如深圳发生的系列侵权可请求广东省知识产权局处理)。
本条与市场监管领域”跨区域协查”“提级管辖”的原理一致,破解专利侵权多发于多省的属地管辖困境。
《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》(国家知识产权局2021年公告,落实本条第一款);
《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》;
第五十五条(著作权法体系外的对照参考:著作权法亦有类似调级机制)。
第七十一条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。
本条重构专利侵权赔偿制度:许可费倍数、惩罚性赔偿、法定赔偿十万倍差距的上下限、举证妨碍规则,系本次修正的标志性条款。
第一款确立赔偿计算的”实际损失→获利→许可费倍数”顺位与惩罚性赔偿(一至五倍,要件为”故意+情节严重”)。
“参照许可使用费的倍数”是2008年版已有规则(原有)的保留。
第二款法定赔偿从”一万元以上一百万元以下”跃升为”三万元以上五百万元以下”——上限五倍、下限三倍,与《商标法》第六十三条第三款(三百万至五百万?
不对——商标法五百元至五百万元)、《著作权法》第五十四条第二款(五百元至五百万元)形成三法统一的三档结构(专利法定赔偿下限为三万元,高于商标、著作权的五百元,体现技术类权利的差别化)。
第三款合理开支单列。
第四款举证妨碍规则与商标法第六十三条第二款、著作权法第五十四条第四款同构——权利人尽力举证+账簿资料由侵权人掌握→法院责令提交→不提交或虚假提交的参考权利人主张判定。
惩罚性赔偿的适用要件之争:条文采”故意+情节严重”,比著作权法(同)、商标法(“恶意”)更中性;
“情节严重”的认定标准(侵权规模、获利巨大、重复侵权、以侵权为业等)由《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(法释〔2021〕4号,2021年)细化。
法定赔偿下限三万元曾有小额维权者反对(低于三万元的简易侵权无法获得法定赔偿),但与技术类案件的维权成本结构匹配。
《商标法》第六十三条、《著作权法》第五十四条;
《民法典》第一千一百八十五条;
《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》;
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(损失计算的具体方法:专利产品销量减少数×每件利润+其他因素等)。
2010年版第六十五条(实际损失/获利/许可费倍数+合理开支+法定赔偿一百万上限)扩为四款;
新增惩罚性赔偿、法定赔偿上下限提升(100万→500万)、举证妨碍规则。
与商标法、著作权法完成赔偿制度一体化。
第七十二条 专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权、妨碍其实现权利的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。
2020年修正将”责令停止有关行为”改为”责令作出一定行为或者禁止作出一定行为”,与《民事诉讼法》第一百零三条行为保全制度对接(旧表述为2000年修法的用语),并新增”妨碍其实现权利”情形。
专利诉前禁令的审查要件(胜诉可能性、难以弥补的损害、双方利益平衡、担保)依法释〔2018〕21号执行。
第七十三条 为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。
第七十四条 侵犯专利权的诉讼时效为三年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。
发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的,专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年,自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算,但是,专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的,自专利权授予之日起计算。
本条规定专利侵权及临时保护期使用费的诉讼时效。
第一款诉讼时效从旧法二年改为三年,与《民法典》第一百八十八条(普通诉讼时效三年)对齐——本次修正法律衔接的代表性修改。
起算采”知道或应当知道侵权行为以及侵权人”双要件。
第二款临时保护期使用费请求权时效的”授权日回溯起算”规则:授权前已知的,自授权日起算——保护权利人在专利未授权时的预期。
二年→三年(对接民法典)。
第七十五条 有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:
(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;
(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;
(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;
(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;
(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。
本条列举五项不视为侵权的法定例外(权利用尽、先用权、临时过境、科研使用、Bolar例外)。
第
(一)项权利用尽原则:专利产品经合法售出后,权利人对该产品的后续使用、转售、进口不再控制——2008年修正将”进口”纳入第
(一)项,确立国际用尽立场,为平行进口打开制度空间;
2020年维持。
第
(二)项先用权:申请日前已制造使用或做好必要准备的,可在原有范围内继续——“原有范围”的界定(是否允许扩建、技改)为实务争点。
第
(四)项科研例外限”专为”科学研究和实验,商业性试验、以销售为目的的样品制备不适用。
第
(五)项Bolar例外(2008年新增):仿制药、仿制医疗器械企业为申请行政审批而实施专利不侵权——平衡药品审批周期与专利保护期,使仿制药能在专利到期后即时上市。
第七十六条 药品上市审评审批过程中,药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人,因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的,相关当事人可以向人民法院起诉,请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内,可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。
药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷,向国务院专利行政部门请求行政裁决。
国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法,报国务院同意后实施。
本条创设药品专利链接制度(专利纠纷早期解决机制),系2020年修正的标志性新增条款。
本条移植美国Hatch-Waxman法案的专利链接(patent linkage)制度框架并作本土化改造:
(一)衔接点——仿制药上市申请与原研药专利的”挂钩”:仿制药申请人须针对登记的药品相关专利作出声明(四类声明:无专利/专利已失效/承诺等待专利到期/专利无效或不落入保护范围,即4.2类声明);
(二)司法路径——专利权人可诉请确认仿制药技术方案落入专利保护范围,药监部门依生效裁判决定是否暂停批准;
(三)行政路径——可向国家知识产权局请求行政裁决(知识产权局与药监局联动);
(四)衔接办法——《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》(国家药监局、国家知识产权局2021年7月发布)落地,配套《药品专利纠纷早期解决机制药品专利信息登记平台》与《中国上市药品专利信息登记平台》。
制度目标:“早确权、早止损”——仿制药上市争议前移至审批阶段解决,避免”先上市后诉讼”造成的各方沉没成本。
其一,是否引入美国式的”30个月遏制期”(自动暂停审批),我国未引入自动暂停,改为”药监部门可以根据生效裁判决定是否暂停”的裁量模式,防止仿制药上市被无限期拖延。
其二,可登记专利的类型限制(化合物、晶型、制备方法等)与登记数量上限,由实施办法限定,防止原研药企以海量专利登记滥诉。
其三,行政裁决与司法诉讼的衔接(并行还是择一)——实施办法允许当事人选择,但同一纠纷的处理以先立案者为准的原则通过实践形成。
《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》;
《药品注册管理办法》;
第七十条(行政裁决程序参照);
第四十二条第三款(药品专利期限补偿——两项制度共同构成中国版Hatch-Waxman体系)。
【案例一】中外制药株式会社与温州海鹤药业有限公司确认是否落入专利权保护范围纠纷案——全国首例药品专利链接诉讼案(北京知识产权法院一审,最高人民法院(2022)最高法知民终905号二审)
基本案情中外制药株式会社研发的治疗骨质疏松药物”艾地骨化醇软胶囊”已在中国取得上市许可,相关专利已在中国上市药品专利信息登记平台登记。温州海鹤药业有限公司就该原研药向国家药品监督管理局申请仿制药上市许可,并作出第4.2类专利声明(声明仿制药未落入相关专利权保护范围)。中外制药株式会社依据《专利法》第七十六条向北京知识产权法院提起诉讼,请求确认海鹤公司申请注册的仿制药技术方案落入涉案专利权的保护范围。一审法院经审理认为涉案仿制药技术方案未落入涉案专利权保护范围,判决驳回诉讼请求。中外制药株式会社不服上诉,最高人民法院知识产权法庭二审驳回上诉,维持原判。
裁判要点①确认落入保护范围的审查以仿制药申请人在药品注册申请中提交的技术方案为基准。②权利要求的解释应结合专利审查档案(内部证据)——本案涉案专利说明书记载了包括dl-α-生育酚在内的多种抗氧化剂,中外制药通过修改权利要求对要求保护的特定技术方案作出限定,其保护范围应作相应限缩解释,仿制药使用的技术方案与之存在实质性差异。③药品专利链接诉讼仅解决”是否落入保护范围”的确认问题,不处理损害赔偿。
评析本案是2021年6月1日新《专利法》施行后全国首例药品专利链接诉讼案,入选”新时代推动法治进程2022年度十大提名案件”和《中国审判》2022年度十大典型案例。其意义在于为第七十六条创设的新制度确立首批操作规则:(一)明确了链接诉讼的审理对象限于”是否落入保护范围”的技术方案比对,不审查仿制药上市资格本身,划清了司法与药品监管的职权边界;(二)确立了以注册申报技术方案为比对基准、以审查档案辅助解释权利要求的方法,防止权利人通过宽泛解释扩张链接诉讼的打击面;(三)展示了4.2类声明下权利人主动挑战的典型流程,与国家药监局、国家知识产权局《药品专利纠纷早期解决机制实施办法(试行)》的登记、声明、通知、异议程序全面衔接。本条制度与第四十二条第三款药品专利期限补偿制度共同构成中国版Hatch-Waxman体系,对创新药企与仿制药企的竞争格局产生深远影响——执法部门在办理药品领域知识产权案件时,应把握”链接诉讼管确权、监管审批管上市”的分工逻辑,避免程序越位。
第七十七条 为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。
专利领域的合法来源抗辩:善意(不知道)+合法来源证明→免除赔偿责任(但停止侵权的责任不免除——注意与商标法第六十四条第三款”销售者不承担赔偿责任”表述的差异,专利法明确限于”赔偿责任”,停止侵权的禁令仍可下达)。
合法来源证据链:正规合同、发票、付款凭证、供货方资质。
第七十八条 违反本法第十九条规定向外国申请专利,泄露国家秘密的,由所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
未履行保密审查义务泄密的行政处分与刑事责任(涉密犯罪)。
本条与第十九条第四款(不授予专利权)构成双重法律后果。
第七十九条 管理专利工作的部门不得参与向社会推荐专利产品等经营活动。
管理专利工作的部门违反前款规定的,由其上级机关或者监察机关责令改正,消除影响,有违法收入的予以没收;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
禁止管理专利工作的部门利用管理地位参与专利产品推荐等经营性活动,防止行政权力为商业背书、破坏中立性。
2020年修正将”行政处分”改为”处分”(与《公务员法》《公职人员政务处分法》术语统一)。
第八十条 从事专利管理工作的国家机关工作人员以及其他有关国家机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。
第八十一条 向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续,应当按照规定缴纳费用。
缴费义务对应《专利法实施细则》和《专利收费减缴办法》——小微企业、个人可申请费用减缴,与开放许可年费减免(第五十一条第二款)、期限补偿制度共同构成费用调控体系。
第八十二条 本法自1985年4月1日起施行。
保留原始施行日期,四次修正均未改变。
2020年修正自2021年6月1日起施行的依据是修改决定(主席令第五十五号)。